Un tema que causa serios problemas a comerciantes, industriales, prestadores de servicios y, en general, a creadores, autores y titulares de derechos es la protección acumulada en el Derecho intelectual, ya que la legislación vigente en la materia no otorga una certeza jurídica al momento de obtener protección sobre un signo distintivo, una invención, un diseño o una obra cuando éstos son protegidos a través de diversas figuras jurídicas, que se encuentran reguladas por leyes diferentes. Esta incertidumbre vuelve indispensable contar con asesoría legal de un especialista que establezca la estrategia de protección y obtenga el blindaje jurídico necesario para evitar conflictos posteriores.

En el despacho corporativo Viramontes, Mojica y Asociados nos encontramos con frecuencia ante clientes que nos preguntan cómo obtener una adecuada protección de los signos distintivos, invenciones u obras artísticas y literarias de las que son autores o titulares de derechos. Para dar respuesta a sus inquietudes, es necesario partir de las dos legislaciones que en el Derecho intelectual regulan las principales figuras de protección de la propiedad intelectual: la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y el 24 de diciembre de 1996, respectivamente.

La aplicación administrativa de la primera de estas leyes corresponde, en principio y por materia de especialización, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que en el caso de la Ley Federal del Derecho de Autor corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Decimos “en principio” considerando que las infracciones en materia de comercio que se encuentran reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor se tienen que tramitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa responsable de conocer y resolver este tipo de asuntos.

Por otro lado, la protección acumulada puede definirse como “la protección otorgada por instancias normativas independientes respecto de figuras de protección acordes”. Asimismo, David Rangel Medina, en su libro Derecho intelectual, afirma que existen cuatro sistemas de protección:

a) El que parte del principio de la unidad del arte; se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección, por admitirse la regulación al mismo tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria.

b) El sistema que también admite la unidad del arte, pero sólo somete la protección a una ley, excluyendo a la otra. Un solo objeto, un solo creador y una sola protección.

c) El sistema que parte del principio de la disociabilidad, según el cual la aplicación industrial separa lo industrial de lo puramente artístico, y el destino del objeto es el que permite la aplicación de la ley. Un doble objeto y una legislación para cada uno de ellos.

d) Una concepción tipo que podría clasificarse de intermedia. Es la que separa lo artístico de lo industrial según el número de reproducciones que se realicen de la obra.

Por tal motivo, este autor concluye, respecto de la protección acumulada: “Esas concepciones jurídicas tipo no tienen el simple valor de una clasificación de orden puramente práctico, sino que en la realidad jurídica esa distinta concepción que el legislador y los jueces adopten se traduce en la acumulación o en la no acumulación de derechos reconocidos y protegidos por las leyes de propiedad literaria y artística y por las leyes de propiedad industrial”.

A manera de ejemplo, se citan los siguientes preceptos.

La Ley Federal del Derecho de Autor establece: “Artículo 164. El registro público del derecho de autor tiene las siguientes obligaciones: III. Negar la inscripción de: […] d) Las marcas, a menos de que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ellas; e) Las campañas y promociones publicitarias”.

Con esta disposición se establece que una marca puede ser registrada autoralmente mediante la acreditación de la titularidad de la misma.

Por otra parte, se establece que no se podrán registrar las campañas o las promociones publicitarias, negando en este precepto la posibilidad de la doble protección a la figura de las promociones publicitarias, que regula la Ley Federal del Derecho de Autor, como reserva de derechos al uso exclusivo.

De igual forma, en la Ley de la Propiedad Industrial se indica lo siguiente: “Artículo 90. No serán registrables como marca: […] XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente”.

En estos ejemplos encontramos que la citada ley autoral señala que sí puede existir protección acumulada respecto de las marcas, pero le niega la posibilidad a las promociones publicitarias, y en la Ley de la Propiedad Industrial se indica que no es posible la protección como marca de prácticamente todo lo que puede constituir una reserva de derechos, regulada por la ley autoral, salvo que el titular sea el mismo —lo cual da la posibilidad de obtener una doble protección—. La protección acumulada existe jurídicamente porque se otorga la dualidad para la aplicación del marco regulativo en las dos disposiciones legales, o incluso en la misma.

En este orden de ideas, la protección acumulada no solamente se puede otorgar en las figuras de protección de diferentes legislaciones, sino en la misma ley, teniendo como consecuencia vacíos normativos que impiden una certeza jurídica para la protección adecuada de la creación humana.

No debemos olvidar que la protección acumulada no sólo versa sobre la protección de una creación intelectual en diferentes figuras reguladas, sino también en realizar una protección desmembrando una sola creación intelectual; por ejemplo, una invención que puede ser patentada se puede dividir en una patente y en un secreto industrial, y una publicación periódica que puede protegerse como registro de obra literaria, para cuyo título se deberá solicitar la protección como reserva de derechos al uso exclusivo, y en su caso también como marca de producto.

Esta situación, lejos de clarificar la protección acumulada, presenta una nueva perspectiva, ya que, dependiendo de la creación intelectual, de la forma de comercializarla o de darla a conocer, se podrá establecer la estrategia de protección, con el objeto de evitar el plagio, la piratería o, en forma precisa, la reproducción no autorizada de la creación intelectual.

Es muy importante considerar la protección acumulada en cualquier caso de protección de las creaciones intelectuales, a fin de evitar la creencia persistente de que el hecho de contar con un registro, certificado o título, nos da la posibilidad de utilizar la creación en cualquier forma o medio y, peor aún, pretender impedir que cualquier tercero la utilice, creyendo que existe una protección general sobre la creación intelectual.

En resumen, podemos afirmar que la protección acumulada se presenta en principio cuando una creación intelectual tiene cobijo o protección a través de dos o más figuras de protección que se encuentran reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor o por la Ley de la Propiedad Industrial, ya sea por la aplicación de las dos instancias normativas, o bien de la misma; y que por la naturaleza de la creación intelectual y por la estrategia de protección sea conveniente la utilización de diferentes figuras de protección, principalmente por la forma de explotación o de darla a conocer, o bien, para evitar la reproducción no autorizada de la misma.

 Ventajas

Es conveniente señalar que las disposiciones jurídicas de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de Propiedad Industrial muestran un engranaje jurídico que permite la aplicación de cada una de ellas en forma independiente, sin chocar en la regulación normativa en forma aparente, estableciéndose, en el caso de los derechos intelectuales un complemento ad hoc, principalmente para la aplicación de sanciones, en la competencia de los institutos Nacional del Derecho de Autor y Mexicano de la Propiedad Industrial, en lo relativo a la propiedad intelectual; sin embargo, lo que para una disposición es excluyente para la otra es incluyente, por lo que la ventaja de tener dos marcos regulativos de esta naturaleza nos permite, en relación con las “figuras de protección acordes”, solicitar la protección adecuada para cada una de ellas dentro de las disposiciones jurídicas de cada ley, siempre y cuando se compruebe la titularidad de la figura de protección y se cumpla con la normatividad en cada caso. Esto permite que terceros que pudieran abocarse a proteger una figura, en un marco regulatorio en el cual no está protegida, no lo hagan por estar protegida dentro de la protección acumulada. Lo anterior quiere decir que cuando existe la regulación jurídica que impide el otorgamiento de derechos a favor de terceros, hasta en tanto no se acredite ser titular del otro derecho, no se otorga la protección solicitada, dando certeza jurídica e impidiendo el aprovechamiento de terceros para derechos que nos les corresponden.

El registro autoral no es constitutivo de derechos, por lo que el registro debería proceder aun sin acreditar la titularidad de una marca, en principio porque el dictaminador no puede tener la certeza y la convicción de qué tipo de obra, en un momento dado, podría convertirse en una marca, por ejemplo.

Por lo anterior, las principales ventajas para determinar la doble protección, o protección acumulada, en nuestra legislación consisten en impedir que un tercero utilice o proteja para sí una creación intelectual que por derecho no le pertenece, así como poder obtener derechos exclusivos de explotación en diferentes formas, obteniendo beneficios económicos por cada una de ellas.

La protección acumulada, entonces, tiene un doble aspecto: el que permite utilizar y explotar en forma exclusiva una creación intelectual en diferentes modalidades, y el que impide la utilización indebida, sin autorización y sin obtener beneficios, por parte de terceros.

 Desventajas

Como se mencionó antes, cuando no se procede de origen a la protección acumulada, se corre el riesgo de que terceros interesados puedan utilizar, mediante la titularidad del derecho, la protección de alguna figura previamente protegida y reconocida por otra legislación, o por la misma, pero en otra figura distinta a la otorgada con anterioridad.

Las desventajas de la inadecuada normatividad vigente en protección acumulada se pueden desglosar de la siguiente manera:

a) Falta de certeza jurídica en la protección de figuras reguladas, susceptibles de doble protección.

b) Aprovechamiento ilícito por terceros, en otras modalidades de protección de creaciones intelectuales, por no poder impedir en forma clara y fehaciente su uso y explotación, por parte del titular legítimo del derecho.

c) Imposibilidad posterior de usar y explotar las creaciones intelectuales en diferentes modalidades.

d) Detrimento en el patrimonio, por dejar de percibir un beneficio económico por la creación intelectual al cual se tiene derecho.

e) Procedimientos contenciosos para determinar la legitima titularidad de las creaciones intelectuales, que suelen ser lentos y onerosos.

La realidad actual nos sitúa en un plano de desventaja, ya que desafortunadamente existen pocos incentivos para la creación del intelecto humano, tanto económicos como sociales y culturales, lo que provoca un desaliento para la creatividad y, por lo tanto, propicia un ambiente de piratería, como generalmente se conoce al aprovechamiento ilícito de la propiedad intelectual, jurídicamente denominado uso o explotación no autorizada.

La piratería no sólo se da en las creaciones legalmente protegidas, entendidas como aquellas que se reproducen en forma igual o semejante en la misma modalidad o figura de protección, sino también cuando se busca la utilización en otra figura de protección, llegando incluso al exceso de solicitar dicha protección legal para sí, sin pedir autorización al legítimo titular.

 ¿Cuándo conviene adquirir la doble protección?

Para determinar en qué momento conviene adquirir la doble protección o protección acumulada de una figura de propiedad intelectual, en principio es necesario realizar un análisis de las legislaciones autoral e industrial, con el objeto de verificar la posibilidad de solicitar y, en su caso, obtener protección a la creación del intelecto humano, en modalidades distintas.

Una vez realizado el análisis correspondiente, se recomienda establecer el merito o el destino de la creación intelectual, con el propósito de solicitar la protección en la figura acorde a los intereses del autor o titular.

Acto seguido se deberá establecer la política de negocio y de explotación de la figura de propiedad intelectual que pretende registrarse o protegerse en diferentes figuras, ya que el costo se incrementa considerablemente por cada una de las figuras jurídicas reguladas en las diversas leyes de propiedad intelectual.

Debemos recordar que para evitar conflictos o problemas posteriores para obtener la protección adecuada, se deberá determinar la necesidad de la doble protección al momento en que la creación intelectual se encuentre realizada o concluida y, por lo tanto, se pretenda proteger; es decir, una vez efectuada una obra artística o literaria, o bien una invención o un signo distintivo, la protección y la determinación de una protección acumulada se hará de manera uniforme, si se consideró la conveniencia de la misma. Por lo tanto, para una obra que podrá considerarse al mismo tiempo una marca y un diseño industrial, si fuera el caso, se deberán presentar las correspondientes solicitudes de registro de obra, de registro de marca y de diseño industrial, la primera ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y las dos últimas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, surge la pregunta: ¿el autor o titular de una creación intelectual puede o debe utilizar la doble protección o protección acumulada? Como se comentó con antelación, en nuestro sistema jurídico existe la opción de utilizar la doble protección, ya que, salvo disposición contraria en la ley, que no la hay, se puede utilizar cumpliendo sólo en algunos casos con ciertos requisitos previstos en las legislaciones, requisitos por demás casi inaplicables, toda vez que en el caso de una marca que pretenda registrarse ante el Registro Público del Derecho de Autor —salvo que ostente claramente la leyenda “marca registrada”, “M.R.” o “®”— ésta será negada o rechazada, situación que se da principalmente por las cargas de trabajo y quizá por la poca pericia de los dictaminadores, pero sobre todo porque es un registro declarativo y no constitutivo de derechos.

Asimismo, se debe utilizar la doble protección cuando se requiera usar y explotar la creación intelectual en diferentes formas, ya que efectivamente en México, dada la poca regulación jurídica de la protección acumulada, por legislar inadecuadamente sobre una misma materia, no existe un sistema de protección acorde. Por lo tanto, dependiendo del análisis que se realice a la creación intelectual, se deberá optar por acceder o no a la doble protección, a fin de que no sean los tribunales quienes decidan sobre la legítima titularidad de la creación.

Por último, se considera necesario incentivar la creatividad en nuestro país, establecer políticas que busquen alcanzar un desarrollo técnico, científico y cultural y que la protección se otorgue en una forma clara, fácil y económica, efectuando reformas a las multicitadas legislaciones en materia de propiedad intelectual, a fin de que se adopte el sistema de protección de la “disociabilidad”, con el objeto de que se aplique la ley que corresponda, de acuerdo al destino del objeto y al fin último que se le dé a la creación intelectual.